關(guān)于地名商標(biāo)注冊(cè)的判斷一直是商標(biāo)授權(quán)確認(rèn)審查實(shí)踐中的一個(gè)難題。地名是一種公共資源共資源。如果注冊(cè)為商標(biāo)，則意味著在公共資源中建立私有商標(biāo)財(cái)產(chǎn)權(quán)。因此，對(duì)地名商標(biāo)的注冊(cè)有許多限制。《商標(biāo)法》對(duì)地名商標(biāo)的規(guī)定主要體現(xiàn)在第十條第二款：縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知道的外國(guó)地名不得作為商標(biāo)。但是，地名有其他含義或者作為集體商標(biāo)的除外；注冊(cè)地名的商標(biāo)繼續(xù)有效。

　　該條款是1993年《商標(biāo)法》修訂時(shí)增加的條款。自1993年納入《商標(biāo)法》以來(lái)，存在諸多爭(zhēng)議：其適用范圍是僅由地名組成的商標(biāo)還是包含地名的商標(biāo)？不作為商標(biāo)是指禁令還是禁令？其他含義僅指強(qiáng)于地理含義的固有含義，還是包括使用后獲得的第二含義？本文上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師網(wǎng)計(jì)劃討論這些問(wèn)題。

　　一、《商標(biāo)法》限制地名作為商標(biāo)主要基于顯著因素。

　　為了澄清上述問(wèn)題，有必要調(diào)查該條款的立法目的。如上所述，該條款是1993年《商標(biāo)法》的新內(nèi)容，體現(xiàn)在1988年修訂的《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》中。立法部門(mén)相關(guān)人員在撰寫(xiě)商標(biāo)法解釋時(shí)提到：關(guān)于地名是否可以作為商標(biāo)，不同國(guó)家的法律實(shí)踐不同，部分國(guó)家禁止使用地名作為商標(biāo)，認(rèn)為地名是公共名稱，缺乏明顯的商標(biāo)，容易引起消費(fèi)者誤解商品和服務(wù)來(lái)源，也使同一地區(qū)的其他經(jīng)營(yíng)者失去與商標(biāo)用戶公平競(jìng)爭(zhēng)的地位。大多數(shù)國(guó)家主張，地名可以有限地用作商標(biāo)，一方面可以保持公平競(jìng)爭(zhēng)，另一方面也有利于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。中國(guó)從中國(guó)的實(shí)際情況出發(fā)，作出了上述規(guī)定。

　　最高人民法院在《哈爾濱小麥王》再審案件中進(jìn)一步指出：作為商標(biāo)授權(quán)確認(rèn)審查的絕對(duì)原因，商標(biāo)法禁止將一定范圍內(nèi)的地名作為商標(biāo)注冊(cè)和使用的主要原因是，一是防止商標(biāo)所有者不當(dāng)壟斷公共資源。地名作為指特定地理區(qū)域的象征表達(dá)形式，如果是個(gè)人獨(dú)有的，必然會(huì)影響公眾使用地名的表達(dá)自由。第二，防止商標(biāo)所有者通過(guò)占用地名誤導(dǎo)公眾。地名也可以直接指生產(chǎn)特定質(zhì)量商品的產(chǎn)區(qū)。如果商標(biāo)所有人提供的產(chǎn)品不來(lái)自特定的產(chǎn)區(qū)，公眾可能會(huì)基于對(duì)商品質(zhì)量和商品來(lái)源的錯(cuò)誤理解，導(dǎo)致誤解和購(gòu)買的結(jié)果。第三，維護(hù)商標(biāo)的顯著特征。地名對(duì)地理區(qū)域具有代表性作用。如果商標(biāo)標(biāo)志整體上可以指向地名，則顯然不能發(fā)揮識(shí)別商品和服務(wù)來(lái)源的作用。

　　上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師網(wǎng)可以看出，商標(biāo)法限制地名作為商標(biāo)，主要考慮商標(biāo)的重要性，同一地區(qū)其他經(jīng)營(yíng)者合理使用地名的權(quán)利，避免地名商標(biāo)的欺詐。其中，商標(biāo)的重要性是根本因素。

　　二、僅由還是包含？

　　國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局和商標(biāo)評(píng)審部門(mén)聯(lián)合制定制定的《商標(biāo)審查審判標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)《商標(biāo)法》第十條第二款的理解不僅包括由地名組成的商標(biāo)，還包括含地名的商標(biāo)。因此，商標(biāo)局和商標(biāo)評(píng)審部門(mén)對(duì)第十條第二款適用含地名的商標(biāo)沒(méi)有異議。然而，在商標(biāo)行政訴訟中，一審法院和二審法院對(duì)此存在爭(zhēng)議。在G98087號(hào)ZURICHELPOINT商標(biāo)駁回審查案中，一審法院認(rèn)為《商標(biāo)法》第十條第二款應(yīng)適用于僅由地名組成的商標(biāo)，但二審法院糾正了這一點(diǎn)。

　　目前，主流觀點(diǎn)認(rèn)為，根據(jù)《商標(biāo)法》第十條第二款的文義解釋，該款不使用僅、僅等語(yǔ)言，不能得出該款僅適用于僅由地名組成的商標(biāo)。如上所述，該款的立法目的主要是解決基于顯著性的注冊(cè)問(wèn)題。僅由地名組成的商標(biāo)應(yīng)審查和判斷是否具有其他含義。對(duì)于含有地名的商標(biāo)，還應(yīng)審查和判斷其是否具有其他含義。因此，商標(biāo)法第十條第二款適用于兩種情況。

　　三、禁注還是禁用？

　　由于《商標(biāo)法》第十條第二款的表述是不得作為商標(biāo)，因此在實(shí)踐中對(duì)地名條款是禁止條款還是禁止條款有不同的理解。一種觀點(diǎn)認(rèn)為，《商標(biāo)法》第十條第二款屬于禁止注冊(cè)條件。禁止注冊(cè)地名是因?yàn)榈孛鳛樯虡?biāo)缺乏顯著性，容易導(dǎo)致產(chǎn)地誤認(rèn)。[5]另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，從第十條的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和表達(dá)來(lái)看，無(wú)論使用后是否顯著，是否會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)地誤認(rèn)，都應(yīng)禁止使用。

　　上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師網(wǎng)從立法演變和立法目的分析來(lái)看，本條款主要是為了解決基于地名商標(biāo)的顯著注冊(cè)問(wèn)題。同時(shí)，從但書(shū)中的例外規(guī)定來(lái)看，該條款并不絕對(duì)禁止地名作為商標(biāo)，符合一定條件的地名或者含有地名的標(biāo)志仍可以注冊(cè)。最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確認(rèn)行政案件若干問(wèn)題的規(guī)定》第六條規(guī)定，商標(biāo)標(biāo)志由縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知道的外國(guó)地名和其他要素組成。總體上，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其不屬于《商標(biāo)法》第十條第二款所指的情形。本條明確了地名可以作為商標(biāo)注冊(cè)的一部分。可見(jiàn)，《商標(biāo)法》第十條第二款不得認(rèn)定為禁止條款。

　　四、理解地名的其他含義。

　　地名商標(biāo)標(biāo)志是否具有其他含義最基本的判斷依據(jù)應(yīng)是公眾對(duì)商標(biāo)所標(biāo)記的商品或服務(wù)來(lái)源的認(rèn)知是否基于地名的地理含義。因此，地名的其他含義至少應(yīng)包括以下情況：

　　（1）地名本身具有相關(guān)公眾普遍知道的其他固有含義，其含義強(qiáng)于縣級(jí)以上行政區(qū)劃地名或公眾知道的外國(guó)地名的地理含義。

　　國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2021年制定的《商標(biāo)審查審判指南》規(guī)定，地名有其他含義是指地名作為一個(gè)詞具有明確的含義，其含義強(qiáng)于地名的含義，不會(huì)誤導(dǎo)公眾。在紅河案中，北京市高級(jí)人民法院二審指出，地名有其他含義

　　(2)地名文字部分與其他文字、圖形等構(gòu)成元素結(jié)合使用，商標(biāo)整體上顯著，形成了不同于地名的其他含義。

　　在上海故事商標(biāo)拒絕審查案件中，最高人民法院2018年再審判決，申請(qǐng)商標(biāo)由中文上海故事組成，雖然包含直轄市上海名稱，但商標(biāo)不屬于地名，上海故事與上海地名[8]不同。

　　北京巴黎貝田企業(yè)管理有限公司訴訟國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局，巴黎克魯瓦桑商標(biāo)權(quán)無(wú)效公告請(qǐng)求行政糾紛案（以下簡(jiǎn)稱PARISBAGUETE及圖形案）也屬于這種情況。二審法院認(rèn)為，爭(zhēng)議商標(biāo)是由英文PARIS、BAGUETE和圖形組成的圖形組合商標(biāo)。對(duì)于中國(guó)公眾來(lái)說(shuō)，BAGUETE不容易識(shí)別和閱讀。此外，還添加了圖形元素。商標(biāo)的整體含義與地名不同[9]。近日，最高人民法院作出行政裁定，駁回北京巴黎貝田企業(yè)管理有限公司的再審申請(qǐng)，二審判決再次確認(rèn)[10]。

　　（3）地名文字商標(biāo)或者含有地名文字的商標(biāo)經(jīng)過(guò)使用獲得了“第二含義”。

　　有觀點(diǎn)認(rèn)為，“其他含義”應(yīng)當(dāng)是固有的，而且商標(biāo)法第十條第二款屬于禁用禁注條款，不適用通過(guò)使用獲得“第二含義”的規(guī)則，當(dāng)然不能將通過(guò)使用獲得的“第二含義”認(rèn)定為“其他含義”。[11]在上述“上海故事”商標(biāo)駁回復(fù)審案中，北京市高級(jí)人民法院2014年作出的二審判決認(rèn)為，申請(qǐng)商標(biāo)由中文“上海故事”構(gòu)成，雖然在作為縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名“上海”之外，申請(qǐng)商標(biāo)還包含有“故事”二字，但申請(qǐng)商標(biāo)作為整體所強(qiáng)調(diào)和突出的仍然是“上海”的地理屬性，地名要素仍是申請(qǐng)商標(biāo)的主要含義。在此基礎(chǔ)上，申請(qǐng)商標(biāo)是否實(shí)際投入使用，對(duì)其是否應(yīng)予核準(zhǔn)注冊(cè)并無(wú)影響。[12]從該判決可見(jiàn)，彼時(shí)北京市高級(jí)人民法院即持此種觀點(diǎn)，從而對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)人提交的商標(biāo)使用證據(jù)未加考慮。后最高人民法院在2018年再審判決書(shū)中雖未對(duì)商標(biāo)使用情況、是否經(jīng)使用獲得“第二含義”進(jìn)行論述，但卻對(duì)北京高院的結(jié)論予以了糾正，認(rèn)為“上海故事”整體上具有區(qū)別于“上海”地名的含義。

　　自此，北京市高級(jí)人民法院對(duì)地名商標(biāo)是否可經(jīng)使用獲得“第二含義”的審查實(shí)踐發(fā)生了變化。2019年發(fā)布的《北京市高級(jí)人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》指出，訴爭(zhēng)商標(biāo)標(biāo)志或者其構(gòu)成要素含有縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名，但是整體上具有其他含義的，可以認(rèn)定其不屬于商標(biāo)法第十條第二款所規(guī)定的情形。具有下列情形之一的，可以認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)整體上具有其他含義：（1）訴爭(zhēng)商標(biāo)僅由地名構(gòu)成，該地名具有其他含義的；（2）訴爭(zhēng)商標(biāo)包含地名，但訴爭(zhēng)商標(biāo)整體上可以與該地名相區(qū)分的；（3）訴爭(zhēng)商標(biāo)包含地名，整體上雖不能與該地名相區(qū)分，但經(jīng)過(guò)使用足以使公眾將其與之區(qū)分的。該審理指南將商標(biāo)經(jīng)使用獲得“第二含義”的情形納入了地名商標(biāo)具有“其他含義”的范疇。

　　從近年來(lái)的司法實(shí)踐來(lái)看，將商標(biāo)經(jīng)使用獲得“第二含義”的情形納入地名商標(biāo)具有“其他含義”的考量已成為主流觀點(diǎn)。如果標(biāo)志本身具有地理含義以外的其他固有含義，只是排除了其屬于“不得作為商標(biāo)”的情形，但還需進(jìn)一步考察其是否具有顯著性，方知能否注冊(cè)；但如果含有地名的標(biāo)志經(jīng)過(guò)使用獲得了“第二含義”，則具備了商標(biāo)的標(biāo)識(shí)功能，可以直接確認(rèn)其可注冊(cè)性。對(duì)于這種情形的認(rèn)定，需結(jié)合在案使用證據(jù)予以綜合判斷。

　　“PARIS BAGUETTE及圖”案中，二審判決雖未直接確認(rèn)訴爭(zhēng)商標(biāo)經(jīng)使用獲得了“第二含義”，但北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為，根據(jù)株式會(huì)社巴黎克魯瓦桑提交的關(guān)于訴爭(zhēng)商標(biāo)宣傳報(bào)道、年度審計(jì)報(bào)告、銷售經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告等證據(jù)足以證明，訴爭(zhēng)商標(biāo)整體上區(qū)別于地名的含義得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，可見(jiàn)在確認(rèn)訴爭(zhēng)商標(biāo)整體具有“其他含義”的基礎(chǔ)上，亦考慮了訴爭(zhēng)商標(biāo)的使用情況。

　　此外，北京市高級(jí)人民法院2021年4月2日作出的關(guān)于“南粵”商標(biāo)無(wú)效宣告案二審判決認(rèn)定，雖然訴爭(zhēng)商標(biāo)中的“粵”字與我國(guó)省級(jí)行政區(qū)劃廣東省的簡(jiǎn)稱相同，但是訴爭(zhēng)商標(biāo)由“南”和“粵”二字共同組成，故可以使訴爭(zhēng)商標(biāo)在整體上具備區(qū)別于地名的其他含義。同時(shí)，結(jié)合南粵銀行公司提交的在案證據(jù)，可以證明訴爭(zhēng)商標(biāo)經(jīng)過(guò)南粵銀行公司的長(zhǎng)期大量使用、宣傳，在保險(xiǎn)、金融等領(lǐng)域上已具有一定的知名度。[13]該案與“PARIS BAGUETTE及圖”案頗為類似，均是在確認(rèn)商標(biāo)整體具有地名以外的其他含義基礎(chǔ)上，考慮了商標(biāo)使用情況與知名度。

　　五、地名商標(biāo)是否具有顯著性應(yīng)以相關(guān)公眾的通常認(rèn)識(shí)為標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合指定商品或服務(wù)進(jìn)行判斷

　　《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的規(guī)定》第七條規(guī)定，人民法院審查訴爭(zhēng)商標(biāo)是否具有顯著特征，應(yīng)當(dāng)根據(jù)商標(biāo)所指定使用商品的相關(guān)公眾的通常認(rèn)識(shí)，判斷該商標(biāo)整體上是否具有顯著特征。該規(guī)定是對(duì)商標(biāo)顯著性判斷規(guī)則的高度提煉，在判斷地名商標(biāo)是否具有顯著性時(shí)，同樣適用。對(duì)于地名商標(biāo)具有“其他含義”的，需要以相關(guān)公眾的通常認(rèn)識(shí)為標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合指定商品或服務(wù)，判斷其有無(wú)顯著性。“PARIS BAGUETTE及圖”案中，二審法院認(rèn)為，公眾基于對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)核定使用商品“蛋糕、面包”的口感、風(fēng)味、保質(zhì)期短等特點(diǎn)判斷，亦不會(huì)將訴爭(zhēng)商標(biāo)中的“PARIS”與核定使用商品的產(chǎn)地建立關(guān)聯(lián)。

　　不可否認(rèn)，含有地名商標(biāo)地理描述性的強(qiáng)弱通常與其指定使用的商品密切相關(guān)。例如，“柏林”是德國(guó)首都的名稱，亦可理解為“柏樹(shù)林”之意。含有“柏林”的標(biāo)志用于啤酒還是紹興黃酒上，將可能影響關(guān)于其可注冊(cè)性的判定。這是因?yàn)椋聡?guó)的啤酒有較高聲譽(yù)和知名度，相關(guān)公眾在啤酒上看到“柏林”字樣后很容易認(rèn)為其描述了產(chǎn)品的地理來(lái)源。相反，使用在紹興黃酒上則較難產(chǎn)生此類聯(lián)想。

　　六、《商標(biāo)法》第十條第二款與《商標(biāo)法》第十條第一款第（七）項(xiàng)、第十一條、第十條第一款第（八）項(xiàng)的適用關(guān)系

　　《商標(biāo)法》第十條第一款第（七）項(xiàng)規(guī)定，帶有欺騙性，容易使公眾對(duì)商品的質(zhì)量等特點(diǎn)或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn)的標(biāo)志不得作為商標(biāo)使用。“PARIS BAGUETTE及圖”案中，二審判決在認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)整體上具有區(qū)別于地名的含義的基礎(chǔ)上，認(rèn)定根據(jù)株式會(huì)社克魯瓦桑提交的證據(jù)，訴爭(zhēng)商標(biāo)及其權(quán)利人與法國(guó)具有深厚淵源，核定使用商品的制作工藝、產(chǎn)品特點(diǎn)、風(fēng)味也與法國(guó)具有密切關(guān)聯(lián)，故訴爭(zhēng)商標(biāo)中的“PARIS”傳遞給公眾更多的是商品品質(zhì)和風(fēng)味的信息，而這一信息并未夸大商品的質(zhì)量等特點(diǎn)，沒(méi)有導(dǎo)致公眾產(chǎn)生誤認(rèn)。因此，訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)未違反商標(biāo)法第十條第一款第（七）項(xiàng)的規(guī)定。

　　國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2021年制定的《商標(biāo)審查審理指南》規(guī)定，“標(biāo)志由我國(guó)縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名之外的其他地名構(gòu)成或者含有此類地名，使用在其指定的商品上，容易使公眾發(fā)生商品產(chǎn)地誤認(rèn)的”，適用商標(biāo)法第十條第一款（七）項(xiàng)規(guī)定予以駁回。例如，指定商品為“貝殼類動(dòng)物（活的）”的“酷艾陽(yáng)澄湖”標(biāo)志，指定商品為“新鮮水果、新鮮蒜”的“西街口”標(biāo)志（“西街口”是云南省昆明市石林彝族自治縣下轄一鎮(zhèn)名，該鎮(zhèn)出產(chǎn)的西街口人參果、西街口大蒜等農(nóng)副產(chǎn)品具有較高知名度）。

　　《商標(biāo)審查審理指南》又規(guī)定，“商標(biāo)由兩個(gè)或者兩個(gè)以上行政區(qū)劃的地名的簡(jiǎn)稱組成，且不會(huì)使公眾發(fā)生產(chǎn)地等特點(diǎn)誤認(rèn)的，不適用商標(biāo)法第十條第二款。但容易使消費(fèi)者對(duì)其指定商品的產(chǎn)地或者服務(wù)內(nèi)容等特點(diǎn)發(fā)生誤認(rèn)的，適用商標(biāo)法第十條第一款第（七）項(xiàng)規(guī)定予以駁回”。例如，指定使用在“觀光旅游、旅游安排”服務(wù)上的“青藏”、“川藏”商標(biāo)。

　　上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師網(wǎng)就服務(wù)而言，服務(wù)沒(méi)有產(chǎn)地只有提供地，服務(wù)地名商標(biāo)的“產(chǎn)地”欺騙與商品商標(biāo)的產(chǎn)地欺騙并不完全一樣。除去以現(xiàn)代信息科技為依托的異地服務(wù)，很多服務(wù)都有時(shí)效性和本地性要求，難以使消費(fèi)者誤認(rèn)為有其他提供地。例如，上海的粵菜館在商標(biāo)中使用“廣東”字樣時(shí)，相關(guān)公眾不太可能會(huì)根據(jù)該商標(biāo)誤以為菜品都是在廣東制作，一般只會(huì)認(rèn)為該商標(biāo)說(shuō)明了餐飲服務(wù)的特點(diǎn)。因此，服務(wù)商標(biāo)因地名具有的欺騙性，在很多情況下是因地名導(dǎo)致的服務(wù)內(nèi)容和品質(zhì)欺騙。

　　由于地名天然具有地理描述性，《商標(biāo)法》第十條第二款地名條款與商標(biāo)法第十條第一款第（七）項(xiàng)欺騙性條款、第十一條顯著性條款、第十條第一款第（八）項(xiàng)不良影響條款在適用要件及判定標(biāo)準(zhǔn)上存在交叉和重疊的部分。在現(xiàn)行《商標(biāo)法》框架下，對(duì)于所涉地名為縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名的，鑒于地名條款相對(duì)于欺騙性條款、顯著性條款等屬于特別條款，故根據(jù)特別條款優(yōu)先適用于一般條款的原則，應(yīng)優(yōu)先適用《商標(biāo)法》第十條第二款進(jìn)行判定；如果商標(biāo)中地名具有“其他含義”，則足以排除欺騙性條款關(guān)于產(chǎn)地誤認(rèn)的適用；商標(biāo)中地名不具有“其他含義”，同時(shí)易使公眾對(duì)商品的產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn)的，則需同時(shí)適用欺騙性條款；如果均在前述情形之外，還需通過(guò)顯著性條款、不良影響條款等進(jìn)一步對(duì)其可注冊(cè)性予以考量。

 

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